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DISTINTIVIDAD VERSUS CARÁCTER DESCRIPTIVO: RIVALIDAD "CLÁSICA".

  • Escrito por Sorin Iustin VILCEANU

Roger Federer y Rafael Nadal, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Los Ángeles Lakers y Boston Celtics, y, como no, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Innumerables son los ejemplos de rivalidades históricas, icónicas o clásicas en el deporte profesional. Haciendo un símil jurídico en el derecho de marcas, la distintividad y el carácter descriptivo son antagónicos. Cuando una marca es distintiva, no será descriptiva, y viceversa. En consecuencia, ambos conceptos rivalizan constantemente. Pese a lo anterior, es posible que el titular de una marca descriptiva, si realiza esfuerzos cualificados, obtenga el tan ansiado premio de la distintividad. Precisamente, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de febrero de 2021, sobre el caso El Clásico (asunto T-809/19), objeto de análisis en este post, trata el carácter descriptivo y la adquisición de distintividad.

 

El asunto en cuestión tiene como base los siguientes hechos. El 25 de abril de 2014, la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España (en adelante, LaLiga) registró, como marca de la Unión Europea, la marca figurativa consistente en las palabras “El Clásico” junto con el logotipo de LaLiga (nº de solicitud 012820247). Posteriormente, el 17 de febrero de 2017, LaLiga solicitó el registro internacional, indicando como designación, entre otros estados, al territorio de la Unión Europea, de la marca figurativa consiste en las palabras “El Clasico” coloreadas en blanco sobre un fondo negro. En 2018, la European Union Intellectual Property Office (en adelante, EUIPO) resolvió la solicitud denegando el registro de la marca. Posteriormente, la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la decisión desestimando el recurso del recurrente. Y, finalmente, como consecuencia del recurso presentado por LaLiga a la decisión de la Sala de Recurso, se ha pronunciado el Tribunal General, ratificando el razonamiento seguido por el examinador de la EUIPO y la Sala de Recurso.

 

La norma aplicable al caso es el Reglamento n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, de la marca comunitaria (en adelante, RMC). Ello es así porque, cuando se produce la solicitud de la marca, aún no estaba en vigor el Reglamento nº 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Pese a lo anterior, en ambos Reglamentos los artículos aplicables tienen el mismo tenor y numeración. En concreto, se analizan por este orden: la concurrencia del carácter descriptivo [art. 7.1.c) RMC], la falta de distintividad de la marca solicitada [art. 7.1.b) RMC] y la adquisición de carácter distintivo con el uso (art. 7.3 RMC).

 

Antes de entrar en detalle sobre la materia, conviene dejar sentadas las ideas que tenía el legislador al establecer la prohibición de registro de marcas descriptivas. En primer lugar, la prohibición de registro de marcas descriptivas tiene como finalidad garantizar que se cumpla la función esencial de la marca: identificar el origen empresarial del producto. En consecuencia, si se permitiera el registro como marca de, por ejemplo, “Hamburguesa Grande”, no se estaría identificando el origen empresarial, porque se estaría haciendo referencia a la naturaleza del producto y a una de sus características. Segundo, el legislador pretende que los términos descriptivos no sean apropiables por ningún operador en el mercado. 

 

A continuación, se van a analizar los elementos que se deben tener en cuenta para determinar si una marca tiene carácter descriptivo. Para realizar este enjuiciamiento, el público pertinente, los elementos que componen la marca y los tipos de productos y/o servicios para los cuales se ha solicitado la marca, son los tres aspectos objeto de análisis.

 

Con respecto a quién es el público pertinente en el caso en cuestión, debido a que se intentó registrar la marca para diversas categorías de productos o servicios, sucede que, para unas categorías de productos, el público relevante es el público general y, para otras, es el público especializado. En este caso, el Tribunal señala que el público relevante es el público general, “puesto que el elemento denominativo del signo en cuestión no está compuesto por términos técnicos, sino por palabras procedentes del lenguaje común [...] tanto el público en general como, a fortiori, el público especializado podrán comprenderlo fácilmente” (apdo. 35). Resulta llamativo que el recurrente alegara que el público pertinente debían ser los aficionados al fútbol, pero el Tribunal, considerando los productos y servicios tan diversos que se incluyen en la solicitud de registro, señala que “los servicios en cuestión no están reservados a un grupo restringido de personas con recursos o conocimientos especiales, como los aficionados al fútbol” (apdo. 36).

 

La siguiente cuestión que resultaría pertinente tratar son los elementos de la marca, los cuales han de ser analizados en su conjunto. Primero, el hecho de que la palabra “clasico” no tenga tilde es irrelevante porque es fácilmente comprensible para el público español pertinente como la palabra “clásico” (apdo. 43). Segundo, para el público español, esa palabra significa tradicional o característico (apdo. 60). Tercero, pese a que venga acompañado del artículo “el”, no se genera un significado diferente al habitual de la palabra “clásico” (apdo. 47). Y cuarto, el elemento figurativo de la marca, comprendido por la tipografía de las letras y los colores, es un elemento meramente ornamental que no atribuye carácter distintivo a la marca (recordemos que se trata de un fondo negro y letras blancas como contraste) (apdo. 11).

 

En relación con el significado de “el clásico”, la sentencia se hace eco del debate que plantea el recurrente sobre que para el público relevante que habla español, francés, alemán, neerlandés y portugués, la expresión hace referencia a un enfrentamiento deportivo existente entre equipos con una notable rivalidad. Pero el Tribunal rechaza esa alegación, pese a admitir la posible acepción, diciendo que “basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate” (apdo. 51), refiriéndose a la acepción “tradicional o característico” que antes se hacía mención. 

 

Es más, siguiendo la línea de argumentación de que el público relevante percibe “el clásico” como un enfrentamiento deportivo que existe entre equipos con una notable rivalidad, el hecho de que el enfrentamiento se pueda dar en varias competiciones, las cuales no están organizadas por el recurrente (ej.: Champions League, Copa del Rey), hace que no sea una marca susceptible de identificar el origen empresarial. En este sentido, la expresión «el clásico» no se utiliza exclusivamente para describir un encuentro deportivo que solo organice la recurrente” (apdo. 49).

 

Como añadido, yendo más allá del contenido de la sentencia, resulta llamativo que la propia LaLiga tenga en su web un artículo haciendo referencia a otros clásicos del deporte. La acepción que propone el recurrente seguiría sin tener carácter distintivo, aun admitiéndose que el público relevante asociase la marca a un enfrentamiento deportivo, ya que hay clásicos no solo en el fútbol, sino en otros deportes. Aprovecho lo anterior para recalcar, en calidad de consumidor informado, que, incluso en el ámbito del fútbol, hay otros encuentros que igualmente se les describe como “clásicos”, véase el Boca Juniors contra River Plate o el Paris Saint Germain contra el Olympique de Marsella.

 

El tercer aspecto relevante, de cara a valorar el carácter descriptivo, son los tipos de productos o servicios para los que se solicita la marca. Debido a que se solicitan una cantidad ingente de los mismos, a efectos de esta explicación, conviene dividirlos en productos o servicios relacionados con el mundo del deporte y aquellos no relacionados.

 

Con respecto a los primeros, la interpretación del art. 7.1.c) RMC es amplia, ya que la lista de características que plantea como descriptivas no es un numerus clausus, luego la relación con una rivalidad deportiva de esos productos es, a su vez, una de las características que convierten al signo en descriptivo. En relación con los segundos, el Tribunal llega también a la misma conclusión, ya que el público pertinente percibe esos servicios asociados a “una temática clásica, o de carácter tradicional, característica o culta, en contraposición a una temática transgresora o moderna” (apdo. 55).

 

Respecto a la adquisición del carácter distintivo con el uso, LaLiga sostiene que, debido a la utilización prolongada durante 20 años de esta denominación, los aficionados asocian la misma al partido Real Madrid contra FC Barcelona y al origen empresarial de ese producto. El artículo en el que basa su pretensión es el 7.3 RMC, cuyo tenor literal posibilita a la inscripción de marcas con carácter descriptivo si el interesado prueba de adquisición de distintividad a través de uso del signo que se pretende registrar.

 

Como punto de partida, para que una marca adquiera carácter distintivo con el uso, se exige que “al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada” (apdo. 84). Para ello es necesario que, como se verá a continuación, el uso de esa marca no sea con carácter descriptivo, porque no permitiría identificar productos o servicios. 

 

Dice el Tribunal que “la adquisición de carácter distintivo puede resultar tanto del uso, como parte de una marca registrada, de un fragmento de esta, como del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada” (apdo. 94). De lo anterior se desprende que, LaLiga, como titular de una marca de la Unión Europea “El Clásico” junto con su logotipo (referenciada como precedente), tenía en sus manos la carga de que la denominación “El Clásico” adquiriese distintividad, eso sí, antes de la solicitud de registro.

 

En el curso del procedimiento, las pruebas que aporta el recurrente se resumen en documentos donde se describe el partido en cuestión como “El Clásico”. La conclusión lógica es que el uso que se le ha dado no ha sido el de “uso de marca como tal”, siendo este, el uso de la marca para identificar productos o servicios. “La Sala de Recurso señaló, acertadamente, que, de ese estudio, que por lo demás solo concernía al público español, se desprendía que la expresión «el clásico» estaba mayoritariamente asociada a un enfrentamiento deportivo entre dos equipos rivales, en particular el Real Madrid CF y el FC Barcelona, y no a una marca o a una indicación del origen comercial de ciertos servicios” (apdo. 102).

 

A modo de conclusión, resultaría pertinente esbozar una posible solución u hoja de ruta que LaLiga, o cualquier titular que pretenda registrar una marca descriptiva, tendría que seguir para tener pruebas de uso que, al menos, dificulten el razonamiento de la oficina correspondiente para denegar el registro. Pero, vistas las conclusiones del Tribunal General en la sentencia analizada y la ratio legis del RMC, resulta difícil pensar que sería posible salvar el carácter descriptivo. En primer lugar, porque basta con que una de las acepciones haga referencia a las características del producto. Por lo tanto, ante este tipo de palabras, tan arraigadas en el conocimiento colectivo, siempre se va a poder alegar un significado descriptivo. Además, como la interpretación que hay que hacer del art. 7.1.c) RMC es amplia, casi siempre se podrá asociar el término descriptivo a las características del producto más que a su origen empresarial. Y, en segundo lugar, porque se incita a que los términos descriptivos sean usados libremente por los operadores. Como consecuencia de todo lo anterior, las barreras al registro serán tremendamente elevadas, aun cuando se pruebe un uso no descriptivo de la marca.