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EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE LA NULIDAD Y EL REGISTRO DE MALA FE DE UNA MARCA EN EL CASO SKY.

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El pasado 29 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice (England & Wales)(asunto C-371/2018). La sentencia confirma que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión en los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca. Asimismo, manifiesta que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro, constituye un acto de mala fe si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes de la marca.

El litigio enfrentaba al grupo Sky, titular de cuatro marcas figurativas y denominativas de la Unión Europea y de una marca denominativa nacional del Reino Unido que incluían la palabra “Sky” y a las sociedades SkyKick. Así, el grupo Sky solicitó entre 2003 y 2008 el registro de sus marcas para un gran número de productos y servicios en la clase 9 (entre otros, programas de ordenador) y 38 (entre otros, servicios de telecomunicaciones) de la Clasificación de Niza. Posteriormente, ejercitó contra las sociedades SkyKick una acción por violación de marca ante el Tribunal Superior de Reino Unido.

En el marco de este procedimiento, las sociedades Skykick reconvinieron solicitando la declaración de nulidad de las marcas del grupo Sky, alegando que dichas marcas habían sido registradas para productos y servicios que no se especificaban con suficiente claridad y precisión. Las sociedades Skykick sostuvieron con carácter adicional que las marcas del grupo Sky fueron registradas de mala fe porque, según alegaban éstas, no tenían intención de utilizarlas en relación con todos los productos y servicios para los cuales fueron registradas, según se indica en el párrafo 32 de la sentencia.

En estas circunstancias, y según se establece en el párrafo 47 de la sentencia, la High Court of Justice decidió suspender el procedimiento y planteó al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado miembro por el hecho de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la claridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca?

2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como "programas de ordenador" demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca?”

El TJUE decide responder, en el párrafo 71, de forma conjunta a la cuestión prejudicial primera y segunda apuntando que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró. Esta interpretación del TJUE se apoya en el análisis de las disposiciones de la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94 (regulación aplicable en el presente asunto en base al principio ratione temporis, dado que las solicitudes de las marcas del grupo Sky se presentaron antes de las fechas de entrada en vigor del Reglamento nº 207/2009 y de la Directiva 2008/95) en tanto establecen una lista taxativa de las causas de nulidad absoluta de una marca, en la cual no se incluye la nulidad por falta de claridad o precisión.

A este respecto, el TJUE anota también en el mismo párrafo, que la falta de claridad y precisión de los términos empleados para los productos o servicios no puede considerarse contraria al orden público ya que este concepto no puede entenderse en relación con las características concretas de la propia solicitud de registro.

Contestadas las cuestiones primera y segunda, las siguientes cuestiones prejudiciales que la High Court of Justice planteó al TJUE, fueron:

“3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios especificados?

4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la solicitud de registro, en parte, de buena fe y, en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o servicios especificados?”

En atención a la tercera y cuarta cuestión prejudicial, el Tribunal observa, conforme al párrafo 78, que no puede alegarse la mala fe del solicitante de una marca porque en el momento de la presentación de su solicitud de registro no desempeñe una actividad económica acorde con los productos y servicios de la solicitud. El TJUE manifiesta, además, en el párrafo 74, que el concepto de “mala fe” debe tenerse en cuenta en relación con el tráfico económico, contexto natural del Derecho de marcas. Y ello porque cuando el solicitante de una marca presenta su solicitud no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, el uso que hará de la marca solicitada, razón por la que dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca.

No obstante, el TJUE admite en el párrafo 81, que la presentación de una solicitud de marca sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro sí constituye un acto de “mala fe” si el solicitante tiene la intención de menoscabar los intereses de terceros de forma contraria a las prácticas leales o con la intención de obtener, sin necesidad de identificar a terceros, un derecho exclusivo con fines distintos a los correspondientes de la marca. Asimismo, cuando esta “mala fe” exista solamente para una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, será admisible declarar la nulidad de la marca solamente para los productos o servicios concretos afectados.

Por último, la High Court of Justice planteó al TJUE la siguiente cuestión:

“5) ¿Es el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994 compatible con la [Directiva 2015/2436] y sus predecesoras?” 

En concreto, este artículo establece como mero requisito de procedimiento relativo al registro de una marca, que el solicitante hará constar que la marca se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que el solicitante tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines. Si bien el incumplimiento de dicha obligación de declaración nacional puede constituir una prueba a efectos de demostrar la posible mala fe del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca, tal incumplimiento no puede, sin embargo, constituir una causa de nulidad de la marca en cuestión. El TJUE afirma al respecto, en el párrafo 87 de su sentencia, que la Directiva en cuestión y sus predecesoras no se oponen a esta disposición de Derecho del Reino Unido, siempre que el incumplimiento de dicha obligación no suponga, como hemos avanzado, una causa de nulidad de la marca registrada.

En mi opinión, cabe tener presente que si bien el derecho de marcas existe para que los consumidores puedan identificar el origen comercial de determinados productos y servicios, el titular de la misma no tiene la obligación de precisar, en el momento de la solicitud de la marca, cuál es el uso real y efectivo que va a realizar con ella. Defendiendo la postura del TJUE, creo que no podemos permitir alegar la falta de buena fe, siempre que cumpla con los requisitos exigidos en el registro, cuando el solicitante de una marca abarca una variedad de productos y servicios más amplia de la que posteriormente va a utilizar y siempre que pueda justificar una lógica comercial razonable. Si se debiera conocer cuál va a ser el uso que el solicitante va a hacer de su marca en el momento del registro, sería un requisito muy exigente y poco práctico, en tanto que la marca todavía no ha experimentado las adversidades que puede encontrarse en el mercado.