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DAÑOS Y PERJUICIOS FRENTE AL USO NO AUTORIZADO DE MARCA: ANÁLISIS DE SENTENCIA DEL TJUE (ASUNTO C-622-18)

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Por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante “TJUE”) se resolvió, el 26 de marzo de 2020, sobre el derecho que tiene el titular de una marca para invocar un menoscabo a sus derechos exclusivos por el uso no autorizado de un tercero de un signo idéntico o similar, durante el período anterior a la fecha en que la caducidad de la marca objeto surtió efectos.

La petición de la decisión prejudicial tenía como objetivo la interpretación de los artículos 5.1.b) (sobre los derechos exclusivos que otorga la marca a su titular), 10.1.I (sobre el uso de la marca y su caducidad) y 12.1 (sobre reconvención por caducidad del derecho exclusivo) de la Directiva 2008/95/CE en materia de marcas.

El litigio en comento se basa en los siguientes hechos: AR, recurrente, cuenta con el registro de la marca SAINT GERMAIN desde 12 de mayo de 2006 ante el Institut National de la Propieté Industriell en Francia, para distinguir productos de la clase 33 (que incluye, principalmente Bebidas alcohólicas excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas). Cooper International Spirits distribuía bajo la denominación ST-GERMAIN un licor elaborado por los recurridos. Frente a esto el actor presentó una demanda por violación de marca por reproducción, o imitación (en subsidio) con fecha 8 de junio 2012 en contra de las tres sociedades mencionadas. Paralelamente, el 28 de febrero de 2013 se pronunció otro tribunal sobre la caducidad de la marca SAINT GERMAIN, cuyo efecto se computa a partir del 13 de mayo de 2011. Esta decisión quedó firme el 11 de febrero de 2014.

Sin embargo, AR, presentó un litigio principal frente al Tribunal De Grand Instance De Paris, solicitando que sus pretensiones incluyeran el período anterior a la caducidad de la marca y no cubierto por la prescripción, es decir, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011. Dicha pretensión fue desestimada y confirmada por el tribunal de instancia, al entenderse que la marca no había sido explotada desde su registro y las pruebas aportadas no habrían sido suficientes para explotar dicho derecho exclusivo.

AR presentó un recurso de casación frente al Tribunal de Casación de Francia, quien critica no que el tribunal de segunda instancia analizara la violación del derecho, sino que éste no se pronuncia sobre su imitación, lo que supone una existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Subraya que esta facultad corresponde a los jueces de instancia, quiénes son los llamados a determinar si se podría dar la confusión o no.

En este contexto, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿deben interpretarse los artículos 5.1.b), 10 y 12 de la Directiva 2008/95 en el sentido de que el titular que nunca ha explotado su marca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años consecutivo a la publicación de su registro puede exigir indemnización de los perjuicios causados por una violación de marca, invocando el menoscabo a la función esencial de su marca, como consecuencia del uso por un tercero, antes de la fecha en que la caducidad surtió efecto, de un signo similar a dicha marca para designar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la [citada] marca fue registrada?

La caducidad de una marca, según el artículo 12 de la Directiva citada, podrá ser declarada si, dentro de un período ininterrumpido de 5 años, no hubiere sido objeto, en el Estado Miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios que fue registrada. Además, el artículo 13, establece que se ordenará por la instancia de parte correspondiente al infractor al pago del titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

El Tribunal señala, en el párrafo quinto “sobre la cuestión prejudicial” de la sentencia en análisis que ya se ha determinado que los artículos 15.1 y 51.1.a), confieren al titular de una marca un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca, sin tener que demostrar ese uso (véase en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, caso Länsförsäkringar, asunto C-654/15).

Además, el TJUE declara en el mismo párrafo antes citado que una vez expirado el plazo de cinco años consecutivos al registro de una marca de la UE, el alcance de ese derecho exclusivo puede verse afectado por el hecho de que se ponga de manifiesto, tras una demanda de reconvención o una defensa en cuanto al fondo, que el titular aun no ha iniciado en ese momento un uso efectivo (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, apartado 28). 

En definitiva, se concluye en el párrafo final de la sentencia en comento, sobre la cuestión prejudicial, que los artículos deben interpretarse en el sentido de que la Directiva atribuye a los Estados Miembros la facultad de permitir que el titular de la marca cuyos derechos sobre la misma han caducado tras la expiración del plazo de cinco años contados a partir de su registro por no haber realizado un uso efectivo de la marca, conserve el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido al uso por un tercero, con anterioridad a la fecha en que surtió efecto la caducidad, de un signo similar para productos o servicios idénticos o similares que se prestan a confusión con su marca.

Considero acertado el criterio establecido por el TJUE en la sentencia analizada. Lo anterior, por cuanto si se le entrega al titular un plazo de gracia para hacer un uso de la marca registrada; este periodo de tolerancia debiera extenderse para perseguir los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar un tercero. Un tercero, que ha usado una marca que imita o confunde con respecto a la marca registrada y busca, en definitiva, confundir o inducir a errores al público consumidor; afectando así al titular del registro en su derecho, facultándole entonces, correctamente en mi opinión, para perseguir la reparación integral del daño, durante el período anterior a la fecha en que la caducidad de la marca objeto surtió efectos.