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SENTENCIA DEL TJUE: ¿EL OFRECIMIENTO Y DEPÓSITO DE PRODUCTOS EN AMAZON MARKETPLACE SE CONSIDERA USO DE MARCA?

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El pasado 2 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-567/18, cuyas partes eran la empresa de belleza Coty y Amazon.

La petición de decisión prejudicial fue planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania con el objeto de que el TJUE resolviese si una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, posee estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos.

El caso en cuestiónse refiere particularmente al servicio de Amazon Marketplace, mediante el cual Amazon ofrece a los vendedores terceros -es decir, externos o independientes- la posibilidad de publicar ofertas de venta de sus productosa través de la mencionada plataforma. Los contratos de compraventa de los productos comercializados de esta manera se formalizan entre los vendedores terceros y los compradores. Además, esos vendedores pueden participar en el programa «Logística de Amazon», mediante el cual los productos son almacenados por sociedades del grupo Amazon, mientras que la expedición de estos productos la realizan contratistas externos.

Conforme a lo expuesto, Coty, que distribuye perfumes y tiene una licencia sobre marcas de la UE vinculadas a los productos DAVIDOFF, alegaba que tanto el vendedor tercero como Amazon realizaban un uso ilegítimo de las marcasen cuestión. Es por ello que consideraba que ambos eran responsables directos de la infracción, ya que no disponían de la autorización del titular para la comercialización de sus productos mediante el marketplace.

Resulta relevante destacar que los derechos conferidos por la marca no se encontraban agotados, ya que no habían sido comercializados en la Unión con esa marca por el titular o con su consentimiento.

Corresponde añadir que Coty argumentaba que la actividad de Amazon iba mucho más allá del papel desempeñado por eBay en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2011:474). Cabe mencionar que eBay es conocido por ser una casa de subastas y su función se limita principalmente a facilitar la venta de bienes entre compradores y vendedores. Los compradores visitan el sitio en búsqueda de los productos que desean, para lo cual eligen de entre una amplia variedad de vendedores individuales. Luego, hacen una oferta a través de una subasta específica.

Por el contrario, Amazon es un proveedor directo de bienes. Los clientes que visitan el sitio web observan productos que Amazon mantiene como inventario en su enorme red de almacenes. Igualmente, como el caso en cuestión, también cuanta con su sección Amazon marketplace mediante la cual permite que terceros ofrezcan sus productos al público.

Sumado a lo expuesto ut supra, en el asunto bajo análisis, Amazon Europe Core promocionaba de manera continua los productos de que se trata en el sitio web amazon.de mediante anuncios publicitarios en el motor de búsqueda Google que reenvían a ofertas tanto de Amazon en su propio nombre como de terceros.

Al solicitarle la cesación al vendedor tercero, este emitió una declaración de cesación, acompañada de una cláusula penal para el caso de incumplimiento. Mediante esta declaración, el vendedor se comprometió a no comercializar los productos que contenían las marcas vinculadas con los productos DAVIDOFF.

Posteriormente, Coty requirió a Amazon que le entregase todos los perfumes provistos de la marca controvertida que poseyera por cuenta de la vendedora. Amazon hizo llegar a Coty un paquete que contenía treinta unidades de ese perfume. Después de que otra sociedad perteneciente al grupo Amazon comunicara a Coty que once de las treinta unidades enviadas procedían de las existencias de otro vendedor, Coty solicitó a Amazon que le facilitara el nombre y la dirección de aquel, alegando que, de los treinta perfumes recibidos, veintinueve correspondían a productos cuyo derecho de marca no se había agotado. Amazon respondió que no podía acceder a esa solicitud.

De la resolución de remisión se desprende que, en el litigio principal, se limitaron a tener en depósito los productos de que se trata, sin ponerlos ellas mismas a la venta o comercializarlos, y, por otro lado, que tampoco pretendían ponerlos a la venta o comercializarlos. Por consiguiente, no usan ellas mismas el signo en el marco de su propia comunicación comercial.

Es adecuado mencionar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de subrayar que el término «uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, apartados 39 y 40, y de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, apartado 38).

Concretamente, para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a marcas pueda calificarse de «uso» de estos signos, resulta necesario que el operador económico que se encarga del depósito persiga él mismo el fin a que se refieren esas disposiciones, a saber, ofrecer productos o comercializarlos.Si no es así, no puede considerarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial (apartado 39 de la sentencia).

Agregado a lo anterior, nuevamente el Tribunal de Justicia ha considerado que, en relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, son los clientes vendedores del operador de este mercado electrónico y - no el propio operador (Amazon)- quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado (apartado 40 de la sentencia).

Por todos los motivos expuestos, el TJUE concluye que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos cuando no persigue ella misma estos fines.

Personalmente y luego de haber analizado la sentencia, considero que la decisión del TJUE es acertada y se encuentra en línea con las decisiones que venía tomando en casos anteriores y ante circunstancias similares. Fundamentalmente, porque de lo contrario se correría el riesgo de que se “flexibilice” lo que se entiende por uso marcario y así, cualquier depósito o posesión de productos podría constituir un uso de marca no autorizado. Sumado a lo anterior, creo que resulta esencial que el TJUE vuelva a aclarar que, en principio, los operadores del mercado electrónico no responden por las infracciones de derechos de propiedad industrial que tengan lugar en dichos mercados. Sin embargo, como menciona la sentencia, este principio tendrá excepciones como en aquellos casos en los que el operador tiene un conocimiento efectivo de que los productos comercializados infringen marcas ajenas.