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REGISTRO DE MARCAS: EL PROBLEMA DE LAS MARCAS OLFATIVAS.

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Con la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, por el cual se transpone la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, se produce, entre otras, una importante modificación del concepto de marca.

Con anterioridad a dicha modificación, la marca se podía definir como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4.1 LM).

Con la transposición de la Directiva, el nuevo concepto es el siguiente (art 4. LM):

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

  1. distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
  2. ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Por lo tanto, el nuevo art. 4 LM (siguiendo la misma redacción que el art. 3 de la Directiva 2015/2436) ya no exige una representación gráfica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, sino que exige que sea susceptible una representación en el Registro de Marcas de forma que permita a las autoridades y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Como podemos observar, la función esencial sigue siendo la misma: distinguir productos de una empresa de los de otra, por lo que la novedad de la reforma no se produce en el ámbito funcional, sino en el ámbito formal.

El objetivo de esta reforma es la adaptación a las nuevas tecnologías. Además de facilitar el registro de las marcas convencionales (denominativas, figurativas y mixtas), se facilita también el registro de las marcas no convencionales como pueden ser, entre otras, marcas de posición, marcas de movimiento, hologramas, marcas sonoras o multimedia.

Debe traerse a colación jurisprudencia previa del TJUE, en la que no se interpreta la normativa actualmente vigente, sino las normas europeas derogadas sobre la materia. En particular, la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, conocida como SENTENCIA SIECKMANN donde se establece lo siguiente (párrafo 55):

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

A raíz de la jurisprudencia del TJUE y de la nueva Ley de Marcas, como ya hemos dicho, se facilita el acceso al Registro de Marcas de multitud de variedades de marcas, ya sean convencionales o no convencionales. Pero, ¿todo tipo de marcas? ¿es posible el registro, por ejemplo, de una marca olfativa?

En relación con este tipo de signos, en primer lugar, podemos destacar la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (ahora EUIPO) de 12 de diciembre de 2005, asunto R-0445/2003-4, conocido como el CASO PIKOLINOS, muy anterior a la reforma normativa expuesta. Pikolino’s Intercontinental SA pidió el registro del olor a limón como marca comunitaria olfativa para distinguir “suelas de zapatos, calzados” en la clase 25 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, la resolución de la Sala de Recurso de 12 de diciembre de 2005 dictó en su momento que (párrafos 2, 17 y 35):

  1. La examinadora indicó a la parte recurrente que el signo olfativo solicitado no podía ser registrado como marca, ya que incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a) en relación con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria («RMC»), toda vez que el signo descrito como “EL OLOR A LIMÓN” no podía ser representado gráficamente”.
  2. La impresión que el consumidor percibe a la vista del signo es la descripción visual de un olor, el olor a limón, pero no el olor en sí que es lo que la solicitante pretende registrar como signo olfativo. Basta hacer una sencilla prueba mental consistente en, a la vista del signo, intentar percibir el olor de un limón; nos resultará imposible, lo que estaremos haciendo es imaginando o representando mentalmente el olor a limón (que alguna vez hemos experimentado), pero no lo estaremos percibiendo tal cual es”. Es decir, lo que el Tribunal quiere decir en este párrafo es que el consumidor no va a percibir el olor como un signo distintivo, sino lo que aprecia es la propia descripción del olor, por lo que la marca, además, carecería de fuerza distintiva y estaría incursa en un procedimiento de nulidad (causa absoluta), por carecer de distintividad y tratarse de un signo genérico, en virtud del art 5.1 b) o c) de la Ley de Marcas o 4.1 b) o c) de la Directiva 2015/2436.
  3. “La descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva”.

En virtud de esta resolución, podemos comprobar que la Sala de Recursos de la EUIPO denegó en 2005 la inscripción de registro de una marca olfativa para suelas de zapatos con olor a limón. La principal razón que dio la EUIPO fue que este tipo de signo no reunía los requisitos necesarios para su inscripción en virtud de la sentencia Sieckmann, ya mencionada.

A mi juicio, considero que, en este caso, la Sala de Recursos de la EUIPO estuvo acertada porque el criterio de la objetividad es muy difícil de acreditar en signos olfativos. Principalmente porque el olfato es un elemento muy subjetivo, depende de cada uno, por lo que no es posible que todo el público, en general, llegue a percibir exactamente el mismo olor. Además, tampoco se cumpliría el requisito de la durabilidad porque no podemos saber con certeza que el olor a limón en las suelas de los zapatos va a quedar impregnado en las mismas durante un periodo de tiempo indefinido, por lo tanto, al mismo tiempo, tampoco se estaría cumpliendo el criterio de la precisión.

Otro ejemplo que podemos destacar es el caso de una empresa francesa por la cual se solicitó el registro una marca olfativa con “olor a fresa madura” acompañada de una imagen que representaba una fresa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04). La marca se solicitó para diferentes clases de productos y servicios: clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones de limpieza, pulido, fregado, etc.); clase 16 (artículos de papelería, plumas estilográficas, etc.); clase 18 (artículos de cuero, carteras de bolsillo, llaveros, etc.); y clase 25 (ropa interior, etc.).

En relación a este supuesto, el Tribunal concluyó (párrafos 27 y 36):

  1. Por lo que se refiere, en primer término, al elemento verbal, la Sala de Recurso consideró, por un lado, que la descripción de que se trata estaba impregnada de factores subjetivos y podía ser interpretada, por tanto, de manera subjetiva y, por otro lado, que sería difícil hacer una descripción del signo controvertido de manera suficientemente clara, precisa e inequívoca dado que, al ser el olor de las fresas diferente según las variedades, existe necesariamente un desfase entre la propia descripción y el olor real”.
  2. Por lo que respecta, en segundo término, al elemento figurativo, la Sala de Recurso afirmó que «tal representación [era] aún menos precisa que una descripción verbal» debido a que, por un lado, «ni las autoridades competentes ni el público [podían ...] determinar si el signo, objeto de la protección, es la propia imagen de la fresa madura, o su olor» y, por otro lado, la imagen de la fresa «se [sustituía] intelectualmente por su equivalente lingüístico “fresa roja” [o] “fresa madura”, lo que es tanto como definir una vez más el olor mediante palabras, al haberse considerado ya que tal definición era demasiado imprecisa»”.

Al igual que en el supuesto anterior, la solicitud de marca olfativa con olor a fresa madura también fue desestimada, en aplicación de la normativa europea anteriormente vigente.

Como bien describe el Tribunal, aunque se haya aportado un elemento figurativo, la falta de claridad y precisión continua vigente, porque tanto el público como las autoridades competentes no pueden determinar con exactitud cuál es el objeto de protección que pretende conseguir el titular de la solicitud.

En este caso, también considero que el Tribunal acertó, por los mismos motivos anteriormente expuestos. Asimismo, la propia sentencia establece que el olor a fresa madura puede referirse a varias modalidades, por lo que sigue imperando la subjetividad, la imprecisión y la falta de claridad, dando lugar a la desestimación de la solicitud de registro.

Después de analizar estos casos, podemos concluir que, en aplicación de la normativa europea anterior a la actual, era prácticamente imposible el registro de marcas olfativas en nuestro sistema (tanto nacional como europeo) debido, sobre todo, a la falta de objetividad, claridad y precisión y porque resulta difícil acreditar el carácter distintivo y, por consiguiente, el origen empresarial de la misma.

En este sentido se pronunció la propia EUIPO, en su documento “Trade Mark Guidelines” la propia EUIPO (Guidelines, publicadas el 12 de diciembre de 2019, entrando en vigor el 1 de febrero de 2020), que indica que las marcas olfativas no son aceptables porque el estado actual de la tecnología no permite que reúnan todas las exigencias que se han establecido en la sentencia Sieckmann para su inscripción en el Registro de Marcas.

A día de hoy, incluso tras la reforma normativa, es muy difícil el registro de marcas olfativas. A pesar de la entrada en vigor de la nueva Directiva en materia de marcas, con la que se elimina la necesidad de representar gráficamente la marca y con la que se permite el acceso de nuevos tipos de marcas debido a la llegada de las nuevas tecnologías, las marcas olfativas continúan presentando inconvenientes para su inscripción en el Registro, pues han de cumplir en todo caso el requisito de “determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Y la pregunta es, ¿qué pasará en el futuro? ¿podrán las marcas olfativas acreditar en algún momento los requisitos establecidos en la sentencia Sieckmann?

Desde mi punto de vista y a pesar de las continuas evoluciones de las nuevas tecnologías, considero que, también en el futuro, será complicado que este tipo de signos logren acceder al Registro de Marcas debido a la gran incertidumbre de conseguir acreditar el cumplimiento de los requisitos de durabilidad y objetividad determinados en la jurisprudencia del TJUE.